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특허 종속항의 구조적 차이와 진보성을 인정받아 무효청구 기각

[업무 핵심 요약]

  • 의뢰인: 특허 등록무효심판을 청구받은 특허권자
  • 주요 쟁점: 종속항의 청구범위 해석 / 선행기술과의 구조적 차이 / 선행기술 결합에 따른 진보성 판단
  • 업무 결과: 종속항에 추가된 기술적 구성과 효과를 인정받아 종속항 4개에 대한 무효심판청구 기각

종속항의 기술적 구성이 쟁점이 된 특허 등록무효심판

법무법인 원 TIF팀은 특허권자를 대리한 등록무효심판에서 종속항 4개에 대한 무효심판청구 기각 심결을 받았습니다. 당시 상대방은 의뢰인의 특허발명이 기존에 공개된 기술과 같거나, 여러 선행기술을 결합하면 쉽게 도출할 수 있다고 주장했습니다. 이에 각 청구항의 기술적 의미와 선행기술의 대응 관계, 진보성 인정 여부가 주요 쟁점이 되었고

종속항은 앞선 청구항의 구성을 포함하면서 추가적인 기술적 사항을 한정한 청구항입니다. 이번 사건에서는 종속항에 추가된 구조가 어떤 의미를 가지며, 선행기술에도 동일하거나 대응되는 구조가 나타나는지가 중요했습니다.

구성요소의 연결 관계와 작동 방식에 근거한 기술적 차이 입증

상대방은 선행기술의 구성요소를 의뢰인 특허의 구성요소에 대응시키며 실질적인 기술적 차이가 없다고 주장했습니다. 이에 법무법인 원 TIF팀은 특허 명세서와 도면을 토대로 각 구성요소의 위치, 연결 관계 및 작동 방식을 구체적으로 설명했습니다. 유사한 기능을 수행하더라도 구성요소가 결합되고 작동하는 구조까지 동일한 것은 아니라는 점에 주목했습니다.

특히 종속항에 기재된 표현을 개별 문구만으로 해석하지 않고 발명의 전체 구성과 연결하여 설명했습니다. 일부 구성요소가 분리되는 동시에 다른 부분은 연결 상태를 유지한다는 기재가 모순이 아니라 특정한 작동 구조를 나타낸다는 점을 구체화했습니다. 이와 같은 대응을 통해 종속항에 추가된 구성이 선행기술과 구별되는 독자적인 기술적 특징을 가진다는 점을 주장했습니다.

선행기술 결합에 따른 진보성 부정 주장에 대한 대응

법무법인 원 TIF팀은 답변서와 구술심리 자료, 후속 의견서를 통해 비교대상발명별 차이를 제시했습니다.

각 선행기술이 해결하려는 과제와 구성요소의 역할을 비교하고, 여러 선행기술을 결합하더라도 종속항에 추가된 구조를 쉽게 도출할 수 없다는 점을 주장했습니다. 또한 특허발명의 구성을 미리 알고 있다는 전제에서 선행기술의 일부를 선택하거나 결합하여 진보성을 부정해서는 안 된다는 점도 지적했습니다.

이어 후속 종속항의 인용 관계도 중요한 검토 대상이었습니다. 후속 종속항에 새로 추가된 특징뿐 아니라 앞선 청구항에서 이어받은 구성까지 포함하여 선행기술과 비교해야 한다는 점을 설명했습니다. 이러한 대응을 통해 각 종속항에 포함된 기술적 특징이 누락되지 않도록 청구항별 방어 논리를 구성했습니다.

특허심판원의 구조적 차이와 진보성 인정 및 무효청구 기각

특허심판원은 종속항의 문언을 발명의 설명과 함께 검토하여 해당 청구항의 기술적 범위를 해석하였고, 그 결과 상대방이 제시한 선행기술에는 종속항에 추가된 구조가 시사되거나 암시되어 있지 않다고 판단했습니다. 또한 해당 구조를 통해 부품 수를 줄일 수 있다는 특유의 효과도 인정했습니다.

특허심판원은 이러한 구조적 차이와 기술적 효과를 고려할 때 선행기술로부터 해당 구성을 쉽게 도출할 수 없다고 보았으며, 나아가 해당 구성을 직접 또는 간접적으로 포함하는 후속 종속항에 대해서도 제시된 선행기술의 결합만으로 진보성이 부정되지 않는다고 판단했습니다.

법무법인 원 TIF팀은 종속항에 추가된 구조와 기술적 효과를 중심으로 방어하여, 특허심판원으로부터 종속항 4개에 대한 무효심판청구 기각 심결을 이끌어냈습니다.

특허심판원 심결 결과

주요 판단: 종속항에 추가된 구조가 선행기술에 시사·암시되어 있지 않음 / 해당 구조에 따른 부품 수 감소 효과 인정

진보성 판단: 선행기술의 결합만으로 해당 구조를 쉽게 도출할 수 없다고 판단

후속 종속항: 앞선 청구항에서 이어받은 기술적 구성을 포함하여 진보성 인정

확인된 성과: 종속항 4개에 대한 등록무효심판청구 기각

이번 심결에서는 구성요소의 명칭이나 기능적 유사성보다 실제 연결 구조와 작동 방식의 차이가 중요한 판단 근거가 되었습니다. 종속항의 추가 구성과 그에 따른 효과를 함께 검토한 결과입니다.

특허 종속항의 인용 관계와 기술적 효과를 활용한 방어의 의의

특허 등록무효심판에서는 독립항뿐 아니라 종속항에 추가된 구성이 특허의 유효성을 판단하는 중요한 근거가 될 수 있습니다. 특히 이번 사건은 종속항의 기술적 의미를 명세서와 도면에 근거하여 설명하고, 선행기술과의 연결 관계 및 작동 방식의 차이를 구체적으로 제시했다는 점에서 의미가 있으며, 또한 후속 종속항이 앞선 청구항의 구성을 포함한다는 점을 고려하여 각 청구항의 기술적 특징을 종합적으로 비교했습니다. 이를 통해 종속항 4개에 대한 진보성 부정 주장을 방어하고 무효심판청구 기각이라는 결과를 얻었습니다.

자주 묻는 질문(Q&A)

Q. 특허의 독립항과 종속항은 진보성을 별도로 판단하나요?

종속항은 인용하는 청구항의 기술적 구성을 포함하면서 추가적인 사항을 한정하므로, 그 추가 구성까지 고려하여 진보성을 판단해야 합니다. 따라서 앞선 청구항에 대한 판단만으로 모든 후속 종속항의 진보성이 동일하게 결정되는 것은 아닙니다.

Q. 선행기술과 기능이 비슷하면 특허의 진보성이 부정되나요?

기능이 유사하다는 사실만으로 진보성이 부정되는 것은 아닙니다. 구성요소의 연결 관계와 작동 방식, 기술적 과제 및 효과 등을 살펴 통상의 기술자가 선행기술로부터 해당 구성을 쉽게 도출할 수 있었는지 판단해야 합니다.

Q. 여러 선행기술을 결합하면 종속항의 진보성을 부정할 수 있나요?

복수의 선행기술을 결합하여 진보성을 다툴 수 있지만, 결합 가능성이 있다는 주장만으로 충분하지는 않습니다. 선행기술의 내용과 기술적 과제, 결합의 동기 및 해당 구성의 도출 가능성 등을 종합적으로 검토해야 합니다.

관련 법조문

  • 특허법 제29조 제1항: 특허출원 전에 공지되거나 공연히 실시된 발명, 반포된 간행물 등에 게재된 발명 등과 관련한 신규성 판단 규정
  • 특허법 제29조 제2항: 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우의 진보성 판단 규정
  • 특허법 제42조 제4항: 특허청구범위에 기재된 청구항의 명확성 및 발명의 설명에 의한 뒷받침 등 청구범위 기재 요건에 관한 규정
  • 특허법 제133조: 특허의 무효심판 청구와 특허무효사유에 관한 규정

관련 판결

특허심판원 심결

특허심판원은 종속항에 추가된 구조가 선행기술에 시사되거나 암시되어 있지 않고, 해당 구조를 통해 부품 수를 줄일 수 있는 특유의 효과가 있다고 판단했습니다.

또한 해당 구성을 포함하는 후속 종속항에 대해서도 선행기술의 결합만으로 진보성이 부정되지 않는다고 보아 종속항 4개에 대한 무효심판청구를 기각했습니다.

본 사례는 특허심판원의 무효청구 기각 심결을 대상으로 하며, 심결의 확정 여부나 후속 법원 판단은 별도로 확인되지 않았습니다.

관련 업무분야

특허 / 지식재산권 / 지식재산(IP) / 기업자문·소송

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