법무법인 민후는 도자기 식기업체의 상표등록취소사건(상표등록취소심판 및 상표심결취소소송)을 맡아 대법원 파기환송 판결을 이끌어냈습니다.
원고(의뢰인)는 도자기 식기를 만드는 업체이며, 피고는 원고의 상호와 유사한 이름의 상표권을 보유한 자입니다. 피고는 이 사건 이전 원고를 상대로 상표권 침해 금지 소송을 제기한 바 있습니다.
법무법인 민후는 피고의 등록상표가 상표법에 따라 취소돼야 한다고 주장하며 상표등록취소심판을 청구했습니다.
이 사건 피고의 등록상표는 A업체가 사용하고 있었고(실사용상표), A업체의 자매사인 B업체는 A업체가 사용한 피고의 등록상표와 유사한 형태의 상표(대상상표)를 쓰고 있었습니다. 이는 설립된지 얼마되지 않은 B업체가 A업체의 인지도에 편승하기 위함입니다.
이 사건의 쟁점은 A업체의 실사용상표 사용으로 수요자가 B업체의 상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 일으킬 우려가 객관적으로 존재하는지 여부입니다. 이에 해당하기 위해서는 대상상표가 실사용상표와의 관계에서 ‘타인의 상표’에 해당해야 합니다.
피고는 A업체와 B업체의 실질적인 경영자이므로 타인의 상표에 해당하지 않는다고 주장했으나, 본 법무법인은 A업체와 B업체의 법인등기부, 기업신용분석보고서 등을 살펴 피고가 A, B업체의 실질적인 경영자라고 단정할 수 없음을 입증했습니다.
또 이 사건 실사용상표 사용이 등록상표의 부정사용에 해당한다고 주장했습니다.
구 상표법 제73조 제1항 제8호는 ‘전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’에 상표등록 취소심판을 청구할 수 있다고 명시하고 있습니다.
이는 상표사용권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하기 위함입니다. 또 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있습니다.
법무법인 민후는 이 사건에서 A업체와 B업체가 사용하는 상표는 표장이 매우 유사해 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 크다고 주장했습니다. 실제 본 법인 담당 변호사와 변리사가 이 사건 실사용상표와 대상상표를 대조한 결과 형상, 색상, 문자열 등이 매우 유사함을 발견했고 이를 서면으로 제출했습니다.
또한 실사용상표의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품도 동일한 점, 상표권자인 피고가 상당한 주의를 하지 않은 점도 입증했습니다. 구 상표법 제73조 제1항 제8호에는 ‘상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 같은 호 본문의 적용을 배제한다’는 단서 조항이 있습니다.
다만 이 사건에서 다뤄진 등록상표는 영문 표장(이 사건 등록상표1), 국문 표장(이 사건 등록상표2) 2개였는데, 특허법원은 실사용상표가 이 사건 등록상표1의 부정사용에는 해당하나, 등록상표2의 부정사용에는 해당하지 않는다고 보았습니다.
실사용상표가 알파벳으로 표기됐으나 등록상표2는 국문으로 돼 있어 유사하다고 보지 않은 것입니다.
본 법무법인은 상고를 통해 ‘실사용상표는 이 사건 등록상표2와 호칭이 동일해 전체적으로 유사하므로 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 규정된 ‘등록상표와 유사한 상표를 사용한 것으로 보아야 한다’고 변론했습니다.
대법원은 법무법인 민후의 주장을 모두 받아들여 원심판결 중 원고의 패소 부분(실사용상표와 등록상표2가 유사하지 않다고 판단한 부분)을 파기하고 이 부분 사건을 원심법원으로 환송했습니다.
최종적으로 원고는 상표권 침해소송이나 상표권 무효소송 등과 같은 소모적인 상표분쟁없이 자사의 상표로 사업을 영위할 수 있게 되었습니다.
