법무법인 민후는 일본 골프용품 전문업체와 국내유통사를 대리해 상표권침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하고, 합의조정을 통해 손해배상액을 받아냈습니다.
원고A는 일본 골프용품 전문업체이며, 원고B는 원고의 제품을 국내에 유통하는 업체입니다. 피고는 원고들의 허락없이 원고A의 상표를 무단으로 사용한 자입니다.
원고A는 상표등록원부에 기재된 각 상표의 등록권리자이며, 국내 영업을 위하여 각 상표의 전용사용권을 원고B에게 부여했습니다. 이후 원고B는 이 사건 상표 등의 전용사용권자로 등록했습니다.
전용사용권자는 상표권자와 마찬가지로 타인이 등록상표와 동일하거나 이와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 사용하는 등의 권리침해에 대하여 금지 또는 예방을 청구할 수 있습니다. 또한 상표권자의 동의를 얻어 그 전용사용권을 타인에게 이전하거나 통상사용권을 설정할 수 있습니다.
전용사용권의 설정·이전 등은 등록하여야 효력이 발생하며(등록은 효력발생요건), 전용사용권자는 등록상표를 사용하는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 합니다.
그런데 원고들은 국내 시장을 확대하는 과정에서 피고의 상표권침해행위를 알게 되었습니다.
법무법인 민후는 우선 피고를 상대로 상표권침해금지 가처분 신청서를 제출하고 본안소송도 함께 준비했습니다.
이 과정에서 피고는 원고A로부터 전용사용권을 취득했다고 주장했습니다. 하지만 본 법무법인이 확인한 결과 피고는 원고A의 상품을 국내에 판매할 권리만 보유하고 있었습니다. 게다가 피고는 원고A와 협의없이 원고A가 보유한 각 상표를 자신들이 만든 상품에 부착하는 등 상표권을 침해했음을 확인했습니다.
아울러 이 사건 상표 등록원부에는 원고B가 전용사용권자로 등록돼 있음을 증거자료로 제출해 분쟁의 소요를 최소화했습니다.
이후 피고는 본안소송에서 원고들이 청구한 손해배상액 전액과 이 사건 상표를 사용한 상품 등을 모두 폐기 여부를 원고들에게 맡긴다는 내용으로 본 법무법인에 합의를 요청했고, 이후 법원을 통해 조정이 성립됐습니다.
