법무법인 민후는 신체보정 특허권자를 대리해 피청구인을 상대로 적극적 권리범위확인심판(특허침해소송)을 청구하고 권리범위에 속한다는 심결을 받아내 승소했습니다.
적극적 권리범위확인심판은 특허권자 또는 전용실시권자가 경쟁대상물(확인대상 발명)이 자기의 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하기 위해 청구하는 심판으로 「확인대상 발명은 등록특허권의 권리범위에 속한다」라는 심결을 구하는 형식입니다.
‘확인대상 발명이 등록특허권의 권리범위에 속한다’는 심결이 확정되면 ‘확인대상 발명’의 사용은 특허권 침해에 해당된다고 보는 것입니다.
이 사건 청구인은 신체의 균형을 바로잡는 발명으로 등록특허권을 보유한 자이며, 피청구인은 청구인의 발명과 유사한 형태의 기술(이하 이 사건 확인대상 발명)을 실시하고 있는 자입니다.
청구인은 이 사건 확인대상 발명이 자신의 특허발명(이하 이 사건 특허발명)과 대비될 정도로 특정되었으며, 이를 무단으로 실시하고 있다고 판단하고 본 법무법인을 통해 적극적 권리범위확인심판을 청구했습니다.
변호사, 변리사로 구성된 법무법인 지식재산팀은 이 사건 특허발명과 확인대상 발명의 구성을 여러 개로 세분해 대비해보았습니다.
각 구성을 하나하나 대비한 결과 이 사건 특허발명과 이 사건 확인대상 발명은 실질적으로 동일한 기술구성을 그대로 포함하고 있어, 이 사건 확인대상 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장했습니다.
<대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조>
특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는, 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상 발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 있는 발명의 설명 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.
특허심판원은 법무법인 민후의 주장을 모두 받아들여 이 사건 확인대상 발명은 청구인의 특허발명의 권리범위에 속한다고 심결했습니다.
