법무법인 민후는 스타트업 기업을 대리해 대기업이 제기한 상표출원 이의신청을 기각시켰습니다. 이로써 의뢰인은 무사히 상표를 사용할 수 있게 됐습니다.
스타트업 A사(의뢰인, 출원인)는 모바일 애플리케이션을 개발하는 업체이며, B사(이의신청인)는 대형 카페프렌차이즈 커피전문점입니다.
A사는 자사 서비스에 사용될 상표(이 사건 출원상표)를 제작해 출원했고, 특허청은 심사를 거쳐 출원공고를 냈습니다. 출원공고 2개월 내에 이의신청이 없다면 해당 출원상표는 등록결정돼 등록됩니다.
그런데 B사가 A사의 상표출원에 대해 이의신청서를 제출했습니다.
B사는 이의신청의 이유에 대해 ①이 사건 출원상표는 지정상품과 관련해 기술적 표장에 해당하므로 등록이 거절돼야 한다(상표법 제33조 제1항 제3호) ②이 사건 출원상표가 지정상품에 사용될 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 그 상품에 관한 품질의 오인·혼동을 일으킬 이유가 있다고 주장했습니다.
법무법인 민후는 A사를 대리하여 B사의 이의신청이 이유 없다는 결정을 이끌어 냈습니다.
해당 이의사건에서 B사는 이 사건 출원상표가 상표법 제33조 제1항 제3조에 따라 거절되어야 한다고 주장하였으나, 본 법인은 출원인을 대리하여 ① 그 외관상 일체로 결합된 조어(造語)로서 특정한 관념이 없다는 점, ② 이의신청인이 주장하는 바와 같이 지정상품과 관련하여 성질을 표시하는 것으로 흔히 사용하고 있다는 정황을 발견할 수 없는 점, ③ 출원상표는 용도 또는 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 용어라고는 할 수 없고, 지정상품의 기능, 효과 등을 어느 정도 간접적으로 암시하거나 강조하는 것이라는 점을 적극적으로 주장하였으며, ④ 출원상표의 구성과 관련된 다수의 등록상표권이 다수 존재한다는 증거자료를 다수 제출하여 출원상표의 구성이 식별력 있는 구성이라는 점을 입증하였습니다.
또한, B사가 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다는 주장에 대해서도 대법원 판례의 법리를 적극적으로 인용하여 출원상표가 그 지정상품에 사용되더라도 일반수요자나 거래자가 지정상품들의 성질(용도, 품질)을 보통의 방법으로 표시한 기술적 표장으로 직감된다고 할 수 없다고 주장했습니다.
특허청은 법무법인 민후의 주장을 모두 받아들여 이의신청인 B사의 이의신청이 이유 없다는 결론으로 이의신청을 기각하는 결정을 내렸습니다.
